Our Business知財戦略

特許・実用新案の出願に際して

• 　当所では、お客様から発明・考案について出願のご相談を受けた際、無償で簡易的に先行技術を調査し、特許性があるようであれば、見積りの後、出願のための明細書や図面を作成します。明細書作成では、予め拒絶理由通知を想定して従来技術と出願発明との差別化ポイントを明確化し、また、お客様の事業展開に有効な権利取得化に努めます。　特許の権利化には出願から3年以内に出願審査請求をする必要があり、その費用は結構高額ですが、減免制度が利用できる場合もあります。実用新案は、実体的な審査が無く早期に登録され、費用も割安ですので小発明に適しています。実用新案では権利行使する際に技術評価という実質的な審査を受ける必要がありますので、やはり明細書記載が重要です。

• ここで、発明の特許要件である進歩性の判断について説明します。

  (1)発明の進歩性判断は、本願発明の属する技術分野における出願時の技術水準を把握した上で、当業者であればどのようにするかを考慮して、引用発明に基づいて当業者が請求項に係る発明に容易に想到できたことの論理づけができるか否かにより行う。詳細には、請求項に係る発明及び引用発明(一又は複数)を認定した後、論理づけに最も適した一の引用発明(主引用発明)を選び、請求項に係る発明と引用発明を対比して、請求項に係る発明の発明特定事項と引用発明を特定するための事項との一致点・相違点を明らかにした上で、引用発明や他の引用発明(周知・慣用技術も含む)の内容及び技術常識から、請求項に係る発明に対して進歩性の存在を否定し得る論理の構築を試みる。

  (2)具体的に論理づけは、請求項に係る発明が、引用発明からの最適材料の選択あるいは設計変更や単なる寄せ集めに該当するかどうか検討し、あるいは、引用発明の内容に動機づけとなり得るものがあるかどうかを検討する。ここに、主引用発明に副引用発明を適用する動機付けは、(1)技術分野の関連性 (2)課題の共通性 (3)作用・機能の共通性 (4)引用発明の内容中の示唆 があるか否かを判断する。これら動機付けがない場合、及び引用発明と比較した有利な効果や阻害要因(副引用発明が主引用発明に適用されると、主引用発明がその目的に反するものとなるような場合等)が有る場合は、進歩性を肯定的に推認するのに役立つ事実として参酌される(審査基準第III部 第2章 第2節より抜粋)。

  (3)コンピュータソフトウエア関連発明(AI関連発明も含む)についての進歩性判断についても上記と同様であり、当業者の通常の創作能力の発揮に当たる次の例に該当することは、進歩性が否定される方向に働く要素となる。すなわち、（a）他の特定分野への適用 (b）周知慣用手段の付加又は公知の均等手段による置換 （c）ハードウエアで行っている機能のソフトウエアによる実現 （d）人間が行っている業務やビジネスを行う方法のシステム化 （e）公知の事象をコンピュータ仮想空間上で再現すること （f）公知の事実又は慣習に基づく設計上の変更。

海外への特許出願に際して

　特許権等の効力は国内のみですので、海外へ事業展開する場合は、外国での権利取得が必要です。多くは日本出願を基に優先権主張(基礎となる日本出願の日から1年以内)をして海外出願をします。海外出願は、各国別に出願する方法(パリ条約による)と、国際特許出願(PCT)により出願する方法とがあります。少ない国(例えば3か国以内)での権利化で良い場合は、前者が割安です。海外の代理人を介して手続きしますので、適切な海外代理人選任も重要です。

　後者のPCTの場合、出願は例えば日本国特許庁に手続きしますが、優先日から30か月以内に権利化希望の国へ移行手続き(明細書の翻訳文提出)をし、それぞれ審査を受けます。欧州特許(EP)等にあっては権利化前でも維持年金の支払いが必要で結構費用がかかります。事業経営の観点から費用対効果を考慮して出願国を厳選する必要があります。

　意匠権は、権利化されたデザインそのものだけでなく、それに類似したデザインにも権利が及びますが、権利が及ぶ類似範囲はデザインや物品ごとに異なっており、一般的には余り広い範囲ではありません。意匠は、部分意匠や関連意匠といったユニークな権利取得方法があります。当所は、お客様の創作物について意匠・実用新案などを含め複合的に考慮して最適な権利取得の可能性を探ります。

　商品・サービス(役務)について使用される商標（マーク）は、マーク自体だけでなく、そのマークをどういった商品・役務に使用するかが重要です。独創性が低いマークであっても、指定商品・役務をよく検討することで権利化できることもあります。また、商標権は、10年毎に更新を繰り返すことで半永久的に維持することができ、有力な財産となります。お客様の将来の事業展開を考慮して、より適切な商標権取得が必要です。事業を海外展開する場合は、海外で相応しい商標(マーク)にすること、及び商標権の侵害警告などを受けないように事前に登録を受けておくことが必須です。米国では、所定期間後に使用証明書提出が義務付けられていますので、それにも留意する必要があります。多数の国で登録を受けたい場合は、マドプロ国際登録による方法もありますが、3、4か国程の場合は個別出願の方が割安です。

　知的財産権は、権利取得だけでなく、それを有効に行使することも重要です。また、他社の権利を抵触しないことも重要です。当所は、知的財産権を行使する側の立場においても、行使される側の立場においても、経験豊富な弁理士がお客様に最適な方策を提案いたします。調査は、高い精度を求めると調査範囲が広がって費用も高額化しますが、最も効率的でお客様にとってリーズナブルな調査を行います。権利に抵触するか否かの鑑定や、ライセンス契約、知財訴訟の代理も、リーズナブルな料金でお請けします。

　技術は日進月歩であり、お客様が新しい事業を展開し、新製品を開発し、新サービスを想起することが肝要です。新製品の開発段階から権利取得を検討することで、より有効な権利を取得することが可能となります。当所は、開発段階からお客様をサポートし、事業経営に結びつく知的財産戦略を提案いたします。